Сублицензионный договор это

Энциклопедия решений. Сублицензионный договор

Сублицензионным именуется договор, по которому лицензиат, обладающий правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на основании лицензионного договора, передает это право другому лицу (сублицензиату). Для такой передачи требуется получить письменное согласие лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Согласие может быть дано лицензиаром как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно — на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности из числа тех, которые были предоставлены лицензиату (п. 17 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Информация о наличии согласия лицензиара на заключение сублицензионного договора должна содержаться в заявлении сторон (или в документе, приложенном к заявлению, если его подает одна из сторон) сублицензионного договора, подаваемом при государственной регистрации предоставления сублицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1232 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ (далее — Закон N 35-ФЗ), вступившего в силу с 01.10.2014).

Сублицензионный договор является единственным законным основанием, позволяющим лицензиату передать права использования интеллектуальной собственности другому лицу. При этом сублицензиату могут быть предоставлены права только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Иными словами, при заключении сублицензионных договоров с третьими лицами лицензиат не вправе передавать им права, не предоставленные ему самому правообладателем на основании лицензионного договора.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиат и сублицензиат. При этом законодательство не запрещает заключение последующих сублицензионных договоров (субсублицензионных, субсубсублицензионных и т.д.) (постановление ФАС Московского округа от 24.02.2011 N КГ-А40/647-11). Так как к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ), сублицензиат по соответствующему договору должен будет получить согласие лицензиата на последующую передачу прав.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Это имеет силу и в отношениях по последующим сублицензионным договорам (между сублицензиатом и субсублицензиатом и т.д.).

Применение к сублицензионному договору правил о лицензионном договоре означает и то, что сублицензионный договор должен содержать те же существенные условия, что и лицензионный:

— предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору (если право на интеллектуальную собственность удостоверяется патентом, свидетельством, указывается номер такого документа);

— способы использования этого объекта интеллектуальной собственности (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Сублицензионный договор также должен содержать условие о размере вознаграждения за использование интеллектуальной собственности или порядок его определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора, иначе он будет считаться незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Как и лицензионный, сублицензионный договор по общему правилу должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет за собой недействительность договора. До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ, внесшего ряд изменений в часть четвертую ГК РФ) сублицензионный договор в некоторых случаях требовал государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 35-ФЗ).

Срок, на который заключен сублицензионный договор, не может превышать срок действия лицензионного договора, иначе он будет считаться заключенным на срок действия лицензионного договора. Если к моменту заключения сублицензионного договора срок действия лицензионного договора будет составлять не менее 5 лет, а в сублицензионном договоре срок его действия не будет определен, сублицензионный договор будет признан заключенным на 5 лет.

Прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации повлечет за собой прекращение как лицензионного договора, так и заключенного в соответствии с ним сублицензионного договора (включая все последующие сублицензионные договоры) (п. 4 ст. 1235, п.п. 3, 5 ст. 1238 ГК РФ).

Как и к лицензионным, к сублицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (ст.ст. 307 — 419 ГК РФ) и о договоре (ст.ст. 420 — 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено нормами ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Инструкция: как составить и заключить сублицензионный договор

Сублицензионный договор — это соглашение, по которому передаются права на использование результата интеллектуальной деятельности за установленную плату. Является второстепенным по отношению к лицензионному соглашению.

Особенности сублицензионного договора

Сублицензионное соглашение является производным от лицензионного договора. В части, не противоречащей ст. 1238, применяются общие нормы для лицензионных сделок. Это указывает на второстепенность и зависимость сублицензирования. Статья 1238 ГК РФ устанавливает, что сублицензиар и сублицензиат — это участники правоотношений. Первый одновременно выступает стороной по двум сделкам, регулирующим схожий предмет, он чаще именуется как лицензиат. Второй не взаимодействует с первоначальным лицензиаром и отвечает за соблюдение условий только перед сублицензиаром.

Сделка имеет юридическую силу в случае получения предварительного согласия лицензиара (сублицензия). Гражданский кодекс не раскрывает понятие сублицензия, что это означает устанавливаем путем анализа ст. 1238 ГК РФ. Это согласие, выраженное в тексте договора или дополнительного соглашения. Пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 устанавливает, что согласие предоставляется на полное или отдельные способы использования. Лицензиар указывает об этом в договоре или дополнительном соглашении.

Регулирование осуществляется общими нормами о лицензировании. Статья 1238 косвенно раскрывает, как называются стороны в сублицензионном договоре — сублицензиар (лицензиат) и сублицензиат. Первый предоставляет права на использование, второй принимает и вносит согласованную плату. Анализ норм права позволяется выделить отличия лицензионного и сублицензионного договора. Рассмотрим это на примере таблицы:

Категория разграничения Лицензионный Сублицензионный
Лицо, передающее право Правообладатель объекта Использует на основании договора
Правовая природа Первоначальная сделка, устанавливающая предмет Не существует без лицензионного соглашения
Субъектный состав Лицензиат и лицензиар Лицензиат (сублицензиар) и сублицензиат
Предварительное согласие Не требуется Указывается в первоначальном соглашении или оформляется дополнительным соглашением
Объем передаваемых прав Огранивается нормами, установленными законодательством Ограничивается условиями первоначального соглашения
Ответственность по общим основаниям Возложена на лицензиата Возложена на лицензиата (сублицензиара) за действия сублицензиата

Гражданский кодекс устанавливает, по какой статье сублицензионные договоры регулируются, — помимо ст. 1238 применяются статьи 1235 – 1237. Нормы права раскрывают виды, порядок исполнения, порядок отказа при существенном нарушении условий.

Кому его выгодно заключать

В случае если требует разовое использование права и ограниченная область применения, выгодно оформлять правоотношения через сублицензирование. Это уменьшает количество обязанностей и размер вносимой платы. Потребность заключить сублицензионный договор на передачу неисключительных прав ставится в зависимость от цели использования. На основании этого выделим следующие виды сделок:

  • авторские и лицензионные;
  • использование программного обеспечения;
  • использование фонограмм;
  • передача прав на товарный знак.

Учитывая эти виды, рассмотрим необходимость заключения соглашения в сфере программного обеспечения. Например, сублицензионный договор на программное обеспечение — это соглашение, по которому лицензиат передает сублицензиату права на использование ПО в пределах первоначальных условий. Необходимость такого оформления вызывается большим функционалом программы и сферами ее применения. Для использования в отдельной области на краткосрочное время выгодно получать права на основе сублицензирования.

Как составить сублицензионный договор

Обязательной формы документа на законодательном уровне не установлено. Для сделок такого типа применима письменная форма. Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 несоблюдение письменной формы влечет ничтожность. На практике сублицензионное соглашение имеет стандартную структуру. Рассмотрим, какие условия оно включает:

  1. Вводная часть (место заключения, дата, номер; наименование сторон с указанием идентификационных данных).
  2. Предмет (передаваемые права, реквизиты свидетельства о регистрации, основание владения, срок действия).
  3. Права и обязанности (предоставление прав и оплата).
  4. Претензионный порядок и ответственность (сроки рассмотрения обращений, порядок ответа, места рассмотрения дела в суде в случае возникновения спора).
  5. Конфиденциальность (срок неразглашения информации; определение объема данных, относящихся к конфиденциальным).
  6. Заключительные положения (срок действия документа, количество экземпляров, перечень прилагаемых к сделке документов — например, копия первоначального соглашения).
  7. Адрес и реквизиты сторон (наименование, ИНН, ОГРН, данные документа, удостоверяющего личность; подписи сторон или полномочных представителей с указанием основания).

Уделите внимание описанию предмета сделки. Опишите объект интеллектуальной собственности с указанием реквизитов документа, подтверждающего на него право. Соглашение стороны сублицензионного договора по ГК РФ составляют в форме единого документа. Его подписывают все участники сделки. Укажите ссылку на первоначальное соглашение, по которому лицензиар предоставил лицензиату возможность использования.

Если сделка заключается для использования товарного знака, указывается перечень товаров, в отношении которых предполагается использование. Такой список ограничивается условиями первоначальной сделки.

В 2012 году закончил Российскую правовую академию Министерства Юстиции РФ по специальности юриспруденция. С 2013 года специализируюсь в области арбитражного процесса, гражданских правоотношений,корпоративного и договорного права.

Статья 1238 ГК РФ. Сублицензионный договор (действующая редакция)

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 1238 ГК РФ

1. Появление комментируемой статьи вызвано невозможностью в силу нематериального характера объектов исключительного права применения к ним по аналогии закона широко распространенной в отношении распоряжения материальными объектами модели подчиненных договоров (субдоговоров). Прообразом соответствующего режима для отношений, связанных с предоставлением права использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, стал правовой режим договора субаренды (ст. ст. 615 и 618 ГК).

В то же время в силу прямого указания п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии. Таким образом, положения ст. 1029 ГК о договоре коммерческой субконцесии являются специальными правилами по отношению к правилам комментируемой статьи.

2. Из пункта 1 ст. 1238 вытекает, что согласие лицензиара на предоставление лицензиатом полученного им по лицензионному договору права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам (сублицензиатам) не обязательно должно являться составной частью лицензионного договора. Однако в силу того, что такое согласие опосредует одно из условий предоставленного лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, оно, безусловно, должно рассматриваться как одно из условий лицензионного договора.

Следовательно, на это согласие должно распространяться общее требование о государственной регистрации предоставления права использования на основании лицензионного договора (п. 2 ст. 1235 ГК), и такое согласие должно фиксироваться в соответствующих реестрах.

3. Согласно п. п. 1 и 5 комментируемой статьи по сублицензионному договору одна сторона — лицензиат, получивший от обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиара) право использования такого результата или такого средства по лицензионному договору, предоставляет или обязуется предоставить указанное право другой стороне (сублицензиату) в предусмотренных договором пределах. Условия сублицензионного договора должны определяться в соответствии с п. п. 2 — 5 комментируемой статьи.

4. В пункте 2 комментируемой статьи установлены пределы распоряжения лицензиатом правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Поскольку в силу п. 1 ст. 1235 ГК сам лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором, он не может распорядиться соответствующим правом за рамками указанных прав и способов. Сублицензиат, следовательно, не может получить от лицензиата право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, полученных лицензиатом по соответствующему лицензионному договору.

Ссылка на «права. которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата» означает указание на территорию (п. 3 ст. 1235 ГК) и срок (п. 4 ст. 1235 ГК) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Последствия включения в лицензионный договор условий, не соответствующих требованиям п. 2 ст. 1238, предусмотрены ст. 168 ГК. В этом случае сублицензионный договор должен сохранять свое действие в отношении тех условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые соответствуют п. 2 комментируемой статьи. В отношении срока сублицензионного договора указанное последствие прямо предусмотрено п. 3 комментируемой статьи, а в отношении других условий сублицензионного договора — вытекает из правила ст. 180 ГК.

5. В пункте 3 ст. 1238 в развитие общей нормы п. 2 этой статьи предусмотрены последствия заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, который предусмотрен лицензионным договором.

Поскольку в соответствии с п. 5 ст. 1238 к сублицензионному договору подлежат применению правила о лицензионном договоре, следует признать, что использование сублицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращении действия лицензионного договора влечет предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права (п. 3 ст. 1237 ГК).

6. Практическое значение имеет также зависимость срока действия сублицензионного договора от срока действия исключительного права и срока действия лицензионного договора. В соответствии с п. 5 рассматриваемой статьи и п. 4 ст. 1235 ГК сублицензионный договор должен прекращаться в случае досрочного прекращения действия исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации сублицензионные договоры в силу п. 5 комментируемой статьи должны считаться прекращенными только на будущее время в тех случаях, в которых Кодекс предусматривает соответствующие последствия для лицензионных договоров (п. 4 ст. 1398, п. 3 ст. 1441, п. 6 ст. 1513 ГК).

Поскольку недействительность лицензионного договора означает, что он не влечет никаких юридических последствий с момента его заключения (п. 1 ст. 167 ГК), необходимо признать, что заключенные на основе недействительного лицензионного договора сублицензионные договоры также являются недействительными. Соответствующее последствие прямо предусмотрено в п. 2 ст. 1029 ГК для договоров коммерческой субконцессии.

7. Хотя лицензиар, как правило, не является стороной сублицензионного договора, действия сублицензиата, нарушающего условия использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, всегда будут затрагивать принадлежащее лицензиару исключительное право. Так как лицензиар не может в этом случае предъявить требование о применении к сублицензиату мер ответственности за нарушение договора, п. 4 комментируемой статьи предоставляет ему возможность обратиться с соответствующими требованиями к своему непосредственному контрагенту — лицензиату, поскольку нарушение сублицензиатом условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации неизбежно означает нарушение условий лицензионного договора. Лицензиат в этом случае, по существу, будет отвечать за ненадлежащий выбор лицензиара. При этом следует иметь в виду, что правило п. 4 ст. 1029 ГК, возлагающее на лицензиата (пользователя) субсидиарную ответственность за действия сублицензиатов (вторичных пользователей), носит специальный характер и подлежит применению только к договору коммерческой субконцессии.

Правило п. 4 ст. 1238 сформулировано как диспозитивное, так что стороны лицензионного договора вправе договориться о том, что ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственно сублицензиат.

Правило п. 4 не распространяется на случаи нарушения лицензионного договора, предусмотренные п. 3 ст. 1237 ГК, когда указанные нарушения признаются нарушением исключительного права лицензиара. Отсутствие в п. 3 ст. 1237 ГК каких-либо оговорок или исключений должно означать, что в этом случае будет действовать общее правило и ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственный нарушитель — сублицензиат.

8. В пункте 5 ст. 1238 использован юридико-технический прием, позволяющий избежать воспроизведения применительно к сублицензионному договору правил Кодекса о содержании (ст. 1235), видах (ст. 1236) и условиях исполнения (ст. 1237) лицензионного договора.

Такое воспроизведение в отсутствие данной нормы оказалось бы необходимым ввиду несовпадения субъектного состава указанных договоров и, следовательно, невозможности непосредственного применения к сублицензионным договорам правового режима лицензионного договора. Несовпадение проявляется в том, что стороной лицензионного договора всегда выступает обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, тогда как участники сублицензионного договора обладают только ограниченным правом использования соответствующего результата или средства.

Статья 1238. Сублицензионный договор

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

Комментарий к ст. 1238 ГК РФ

1. Появление комментируемой статьи вызвано невозможностью, в силу нематериального характера объектов исключительного права, применения к ним по аналогии закона широко распространенной в отношении распоряжения материальными объектами модели подчиненных договоров (субдоговоров). Прообразом соответствующего режима для отношений, связанных с предоставлением права использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, стал правовой режим договора субаренды (ст. ст. 615 и 618 ГК).

В то же время в силу прямого указания п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии. Таким образом, положения ст. 1029 ГК о договоре коммерческой субконцессии являются специальными правилами по отношению к правилам комментируемой статьи.

2. Из пункта 1 ст. 1238 вытекает, что согласие лицензиара на предоставление лицензиатом полученного им по лицензионному договору права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам (сублицензиатам) не обязательно должно являться составной частью лицензионного договора. Однако в силу того, что такое согласие опосредует одно из условий предоставленного лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, оно, безусловно, должно рассматриваться как одно из условий лицензионного договора.

Следовательно, на это согласие должно распространяться общее требование о государственной регистрации лицензионного договора и соответственно о последствиях его несоблюдения (п. 2 ст. 1235 ГК). При этом ничтожность условия о праве лицензиата на заключение сублицензионного договора не должна в силу ст. 180 ГК влечь ничтожности самого лицензионного договора.

3. Согласно п. п. 1 и 5 комментируемой статьи по сублицензионному договору одна сторона — лицензиат, получивший от обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиара) право использования такого результата или такого средства по лицензионному договору, предоставляет или обязуется предоставить указанное право другой стороне (сублицензиату) в предусмотренных договором пределах. Условия сублицензионного договора должны определяться в соответствии с п. п. 2 — 5 комментируемой статьи.

4. В пункте 2 комментируемой статьи установлены пределы распоряжения лицензиатом правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Поскольку в силу п. 1 ст. 1235 ГК сам лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором, он не может распорядиться соответствующим правом за рамками указанных прав и способов. Сублицензиат, следовательно, не может получить от лицензиата право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, полученных лицензиатом по соответствующему лицензионному договору.

Ссылка на «права. которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата» означает указание на территорию (п. 3 ст. 1235 ГК) и срок (п. 4 ст. 1235 ГК) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Условия сублицензионного договора, не соответствующие требованиям п. 2 комментируемой статьи, являются в соответствии со ст. 168 ГК ничтожными. В этом случае сублицензионный договор должен сохранять свое действие в отношении тех условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые соответствуют п. 2 комментируемой статьи. В отношении срока сублицензионного договора указанное последствие прямо предусмотрено п. 3 комментируемой статьи, а в отношении других условий сублицензионного договора вытекает из правила ст. 180 ГК.

5. В пункте 3 ст. 1238 в развитие общей нормы п. 2 комментируемой статьи предусмотрены последствия заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, который предусмотрен лицензионным договором.

Поскольку в соответствии с п. 5 комментируемой статьи к сублицензионному договору подлежат применению правила о лицензионном договоре, следует признать, что использование сублицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращении действия лицензионного договора влечет предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права (п. 3 ст. 1237 ГК).

6. Практическое значение имеет также зависимость срока действия сублицензионного договора от прекращения действия исключительного права и прекращения действия лицензионного договора. В соответствии с п. 5 комментируемой статьи и п. 4 ст. 1235 ГК сублицензионный договор должен прекращаться в случае досрочного прекращения действия исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации сублицензионные договоры в силу п. 5 комментируемой статьи должны считаться прекращенными только на будущее время в тех случаях, в которых Кодекс предусматривает соответствующие последствия для лицензионных договоров (п. 4 ст. 1398, п. 3 ст. 1441, п. 6 ст. 1513 ГК).

Поскольку недействительность лицензионного договора означает, что он не влечет никаких юридических последствий с момента его заключения (п. 1 ст. 167 ГК), необходимо признать, что заключенные на основе недействительного лицензионного договора сублицензионные договоры также являются недействительными. Соответствующее последствие прямо предусмотрено в п. 2 ст. 1029 ГК для договоров коммерческой субконцессии.

7. Хотя лицензиар, как правило, не является стороной сублицензионного договора, действия сублицензиата, нарушающего условия использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, всегда будут затрагивать принадлежащее лицензиару исключительное право. Так как лицензиар не может в этом случае предъявить требование о применении к сублицензиату мер ответственности за нарушение договора, п. 4 комментируемой статьи предоставляет ему возможность обратиться с соответствующими требованиями к своему непосредственному контрагенту — лицензиату, поскольку нарушение сублицензиатом условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации неизбежно означает нарушение условий лицензионного договора. Лицензиат в этом случае, по существу, будет отвечать за ненадлежащий выбор лицензиара. При этом следует иметь в виду, что правило п. 4 ст. 1029 ГК, возлагающее на лицензиата (пользователя) субсидиарную ответственность за действия сублицензиатов (вторичных пользователей), носит специальный характер и подлежит применению только к договору коммерческой субконцессии.

Правило п. 4 комментируемой статьи сформулировано как диспозитивное, так что стороны лицензионного договора вправе договориться о том, что ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственно сублицензиат.

Правило п. 4 не распространяется на случаи нарушения лицензионного договора, предусмотренные п. 3 ст. 1237 ГК, когда указанные нарушения признаются нарушением исключительного права лицензиара. Отсутствие в п. 3 ст. 1327 ГК каких-либо оговорок или исключений должно означать, что в этом случае будет действовать общее правило и ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственный нарушитель — сублицензиат.

8. В пункте 5 ст. 1238 использован юридико-технический прием, позволяющий избежать воспроизведения применительно к сублицензионному договору правил Кодекса о содержании (ст. 1235), видах (ст. 1236) и условиях исполнения (ст. 1237) лицензионного договора.

Такое воспроизведение в отсутствие данной нормы оказалось бы необходимым ввиду несовпадения субъектного состава указанных договоров и, следовательно, невозможности непосредственного применения к сублицензионным договорам правового режима лицензионного договора. Несовпадение проявляется в том, что стороной лицензионного договора всегда выступает обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, тогда как участники сублицензионного договора обладают только ограниченным правом использования соответствующего результата или средства.

Судебная практика по статье 1238 ГК РФ

Доводы заявителя об отсутствии у истца исключительных смежных прав на спорные фонограммы и права на подачу настоящего иска получили оценку судов со ссылкой на положения пункта 1 статьи 1235, пунктов 1, 5 статьи 1238, статьи 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела и были мотивированно отклонены.

При таких обстоятельствах, руководствуясь пунктом 1 статьи 1235, пунктом 1 статьи 1238, пунктом 2 статьи 1233, статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд в удовлетворении требований отказал.
Доводы заявителя являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, получили соответствующую правовую оценку, по существу направлены на иную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела и не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела.

Доводы заявителя об отсутствии у истца права на подачу настоящего иска получили оценку судов со ссылкой на положения статей 1234, 1238, 1286, 1291 Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела и были мотивированно отклонены.
Иное толкование заявителем положений закона не свидетельствует о неправильном применении судами норм права.

Доводы заявителя об отсутствии у истца права на подачу настоящего иска получили оценку судов со ссылкой на положения статей 1234, 1238, 1286, 1291 Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела и были мотивированно отклонены.
Иное толкование заявителем положений закона не свидетельствует о неправильном применении судами норм права.

Принимая оспариваемые заявителем судебные акты, суды руководствовались положениями статей 65, 71 АПК РФ, статей 309, 310, 330, 401, 450, 1235, 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», и исходили из доказанности обществом «СофтЛайн Трейд» факта ненадлежащего исполнения обществом «Читаэнергосбыт» условий заключенного сторонами сублицензионного договора N 4687/17 от 27.12.2017 в части оплаты за предоставление права использования программ для ЭВМ на первый год, а также отсутствия правовых оснований для удовлетворения встречного иска ввиду предоставления обществу «Читаэнергосбыт» права использования программ для ЭВМ согласно спецификации к договору в установленные договором сроки.

При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 183, 309, 314, 329, 330, 333, 429.4, 753, 1235, 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации, снизив размер неустойки по заявлению ответчика, суды частично удовлетворили иск.
Из содержания судебных актов следует, что суды всесторонне исследовали доказательства по делу, установили необходимые для разрешения спора обстоятельства и дали надлежащую правовую оценку доводам заявителя, в том числе о необоснованном принятии в качестве доказательства исполнения истцом обязательств по контракту акта об инсталляции, ненадлежащем оформлении отчетов об оказанных услугах.

Отказывая в удовлетворении исковых требований общества «ИТ и К», суды первой и апелляционной инстанций руководствовались условиями лицензионного договора, статьями 309, 312, пунктом 2 статьи 1233, пунктом 1 статьи 1235, пунктами 1, 2, 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из недоказанности исполнения истцом обязанности по надлежащей передаче ответчику во исполнение условий лицензионного договора прав на программное обеспечение, обеспечение ответчику доступа к электронной выгрузке программного обеспечения через сеть Интернет и надлежащего информирования его об этом.

Что такое сублицензионный договор

Сублицензионный договор — это документ, по которому обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности по ранее заключенному лицензионному контракту с письменного согласия правообладателя (лицензиара), передает правомочия по его использованию третьему лицу, сублицензиату.

Ответ на вопрос, что такое сублицензионный договор, содержится в ст. 1238 ГК РФ. Исходя из этой нормы Гражданского кодекса, он применяется для передачи исключительного права на использование результата интеллектуальной собственности от первоначального его приобретателя по лицензионному контракту третьим заинтересованным лицам. По отношению к первоначальному соглашению сублицензионное является вторичным, а права, полученные по нему, — производными.

Для чего используют

К такому виду соглашений прибегают, чтобы обеспечить правомерность использования результатов интеллектуальной деятельности сторонними лицами, не взаимодействующими напрямую с авторами.

Наиболее распространенные случаи применения сублицензионного контракта на практике:

  • сделки по передаче программного продукта;
  • передача на реализацию другим компаниям товаров под известным брендом;
  • сделки по продвижению брендовой продукции;
  • дальнейшее распространение, передача фонограмм, музыкальных и видеопроизведений, полученных по первоначальной сделке с лицензиаром.

Все, кто использует бренд, программное обеспечение, фонограмму, иной материал, являющийся результатом интеллектуального труда, полученный не от автора, должны по закону иметь сублицензионное соглашение. Защите авторских прав уделяется повышенное внимание.

Отличительные черты

По содержанию и условиям это фактически лицензионный договор. Если говорить о том, чем отличается лицензионный договор от сублицензионного, так это субъектным составом. Лицензиаром в первом случае выступает сам правообладатель, автор произведения, программы и т. д. А в сублицензионном контракте с этой позиции вступает уже такой же пользователь результатом творчества, передающий полученные по первоначальному соглашению от автора права. Так как невозможно передать больше прав, чем есть, в сублицензионном договоре объем передаваемых правомочий сужен условиями первоначального контракта.

Классификация сублицензионных контрактов проводится по объекту: предметом взаимоотношений являются литературные, художественные труды, фонограммы, товарные знаки и т. д. И по объему передаваемых прав: исключительные, когда весь объем переходит к одному лицу, и неисключительные, предусматривающие передачу использования интеллектуальной собственности нескольким лицензиатам.

Сублицензиат не может получить прав в большем объеме, чем у лицензиата. К примеру, лицензиат по основному договору вправе использовать товарный знак на определенный товар только на территории Свердловской области путем размещения его на упаковке товара и на своем сайте. В таком случае передать сублицензиату право использовать этот знак на вывеске магазина в Челябинской области лицензиат не вправе. А вот разрешить размещать его на упаковке товара и ограничить территорию использования городом Екатеринбургом он может.

Как составить

Самым важным документом является согласие лицензиара на заключение сублицензионного договора, оформленное в письменном виде. Без него контракт недействителен. Согласие оформляется следующими способами:

  • сразу прописывается в соглашении;
  • подписывают в виде отдельного документа;
  • лицензиар выдает его на все сделки, заключаемые лицензиатом, или на каждую отдельно, на все виды использования или на конкретные;
  • на ограниченный срок или до конца срока действия первоначального контракта.

Стороны

Лицензиат по лицензионному соглашению здесь именуется Правообладателем, второй стороной выступает Сублицензиат, пользователь.

Условия

Так как по ст. 1235 лицензионное соглашение заключается обязательно в письменной форме, она обязательна и для сублицензионного договора.

При подписании прописывают следующие условия:

  • предмет, это существенное условие;
  • обязательно делается ссылка на первоначальное соглашение, так как в нем указывается объем правомочий, срок их действия, на основании него действует Правообладатель;
  • ограничения по использованию, если они устанавливаются;
  • территория действия, еще одно существенное условие. Территория может быть и меньше, чем у первоначального контракта;
  • размер вознаграждения. Без этого условия соглашение считается незаключенным, то есть оно тоже существенное.

Предмет

Самый основной пункт — предмет — конкретизируется таким образом, чтобы его идентифицировать, то есть его описывают подробно, с указанием основных характеристик и показателей. В законе не указано конкретно, какие документы запросить при заключении сублицензионного договора, но на практике используется следующий список:

  • письменное согласие лицензиара (оно обязательно);
  • лицензионный контракт (как подтверждение правомочий лицензиата);
  • рекомендуется получить документацию на результат интеллектуального труда или оборудование, необходимое для его использования. Например, если это программный продукт, то диск и упаковку.

Ответственность

По общему правилу ч. 4 ст. 1238 ГК РФ лицензиат отвечает перед лицензиаром за все действия сублицензиата. Чтобы исключить возможные риски, прописывается пункт, по которому сублицензиат несет всю ответственность перед лицензиаром.

Образец

Вот как выглядит начало контракта с условием о предмете соглашения.

Скачайте готовые примеры для передачи права использования:

Другие шаблоны найдете в системе КонсультантПлюс. Используйте бесплатный доступ.

Принципиальное отличие сублицензионного договора от лицензионного договора в сторонах, а из этого следует обязательность получения волеизъявления лицензиара. При подписании соглашения прежде всего рекомендуется убедиться в наличии передаваемого права и письменном согласии правообладателя.

Недостаточно подробный лицензионный договор

В прошлых статьях я рассказывал о необходимости заключения договора об отчуждении исключительного права при покупке или продаже объектов авторских прав через интернет, а также об ошибке при заключении такого договора. Сегодня же мы будем говорить о лицензионном договоре.

Как Вы помните, если договор об отчуждении исключительного права составлен слишком подробно, то это может в некоторых случаях навредить. С лицензионным договором всё наоборот. В нем как раз надо максимально детально описать все важные моменты.

Лицензионному договору уделено достаточное внимание в Гражданском кодексе (ГК РФ), но стоит отметить, что при изучении правил, касающихся лицензионных договоров, мы довольно часто сталкиваемся с диспозитивными нормами. Диспозитивная норма – это такая норма (статья или правило), которая дает сторонам некоторую свободу выбора при определении их прав и обязанностей. Многие диспозитивные нормы заканчиваются словами «если договором не предусмотрено иное». То есть обычно закон дает обязательное (императивное) правило: «Должно быть так-то». И всё, это обязательно. А диспозитивная норма дает возможность изменять или не применять установленное ею правило: «Должно быть так-то, если договором между сторонами не предусмотрено иное».

Вот самые яркие примеры диспозиционных норм, касающихся лицензионных договоров:

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п.5. ст.1235 ГК РФ).

Лицензия предполагается простой (неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное (п.2. ст.1236 ГК РФ).

Это только пара примеров. По тексту статьи мы разберем похожие моменты, а в конце статьи я приведу перечень «ловушек», в которые можно попасться, если в договоре не будут четко описаны определенные условия. По этому перечню Вы сможете самостоятельно пошагово проверить Ваш договор.

Пока же предлагаю разобраться с существенными условиями лицензионного договора. Без существенных условий договор считается незаключенным; это те положения, которые обязательно должны быть в договоре (п.1. ст.432 ГК РФ).

Существенными условиями лицензионного договора являются предмет договора (указание на конкретный объект или объекты, в отношении которых заключается договор) и способы использования, которыми лицензиат (пользователь) сможет использовать объект. Размер вознаграждения является существенным условием только для возмездного лицензионного договора.

И если с указанием на конкретный объект проблем обычно не возникает, то вот со способами использования бывает хуже. Стороны начинают их придумывать, что-то забывают, что-то называют неправильно, что-то заимствуют из западного права. На самом деле не стоит изобретать велосипед. Способы использования произведения приведены в ст.1270 ГК РФ. Они сформулированы достаточно четко и так или иначе их можно применить к любому объекту. Самой грубой ошибкой является, конечно же, полное игнорирование способов использования в договоре. Но еще если их сформулировать размыто или не полностью, это тоже может привести суд к выводу о несогласованности сторонами способов использования. Чтобы этого избежать, рекомендую пользоваться формулировками из ст.1270 ГК РФ.

Стоит заранее согласовать с Вашим контрагентом способы использования и попросить юриста их сформулировать и включить в договор.

Помимо существенных условий в лицензионном договоре стоит учесть еще ряд важных моментов.

Конечно же, следует заранее определиться с видом лицензионного договора.

Лицензионные договоры бывают двух видов: о предоставлении простой неисключительной лицензии и о предоставлении исключительной лицензии.

Простая неисключительная лицензия означает, что правообладатель сохраняет за собой право выдавать лицензии кому-либо еще.

Исключительная лицензия означает, что лицензия предоставляется только одному лицензиату эксклюзивно, и правообладатель не вправе заключать такие же договоры в отношении этого объекта с кем-то еще.

Я рекомендую в договоре обязательно указывать его вид. Если этого не сделать, то договор будет считаться заключенным на условиях простой неисключительной лицензии (п.2. ст.1236 ГК РФ).

Срок – это еще одна важная деталь, которую обязательно стоит описать в договоре. Если срок не указать, то договор будет считаться действующим, но автоматически будет считаться заключенным на 5 лет (п.4 ст.1235 ГК РФ). Чаще всего лицензионные договоры заключаются на более короткий срок, так что стоит его конкретизировать.

Территория лицензионного договора тоже очень важна. Часто бывает, что территория является определяющим фактором для сторон договора (тогда, например, когда речь идет об эксклюзивных правах региональных лицензиатов). Отсутствие в договоре условия о территории не приведет к его недействительности, но если территория не прописана, то территорией использования будет считаться вся территория РФ. И если по такому договору объект будет использован вне пределов РФ, то это приведет к нарушению условий договора.

Бывает также, что у лицензиата возникает необходимость в заключении сублицензионных договоров. Сублицензионный договор – это такой лицензионный договор, который заключается не самим правообладателем, а пользователем с другим новым пользователем. Что важно: у пользователя должно быть письменное согласие первичного лицензиара на заключение сублицензионных договоров с другими пользователями. Такое письменное согласие может быть выражено договоре. Поэтому я рекомендую отдельно уточнять в договоре, предусмотрено ли для лицензиата право заключения сублицензионных договоров.

Итак, обобщая всё сказанное, привожу перечень основных моментов, которые стоит подробно отразить в лицензионном договоре, чтобы не попасться в «ловушки» диспозитивности и заключить договор, который будет действующим:

1. Предмет договора и перечень способов использования – обязательно стоит указать объект и привести согласованный сторонами перечень способов использования с учетом формулировок ст.1270 ГК РФ.

2. Вид договора – стоит указать, заключается ли лицензионный договор на условиях простой лицензии или же на условиях исключительной лицензии.

3. Срок договора – следует четко его определить. Иначе договор будет действовать 5 лет.

4. Территория – следует ее четко определить. Иначе договор будет действовать на всей территории РФ.

5. Право на заключение сублицензионных договоров – стоит указать предоставляется ли такое право лицензиату.

© Андрей Макаров, 2020г. Эта статья является охраняемым объектом авторских прав! Воспроизведение текста статьи и/или его частей разрешается в сети Интернет с обязательным указанием имени автора и активной гиперссылки на источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: